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作者:洪永杰(2005-05-08);推薦:徐業良(2005-05-09)

專利申請的策略與專利佈局的模式

在全球化的競爭時代下,要創造技術領先的優勢及阻礙追隨者的加入競爭,取得專利權的保護是一種重要的手段。專利申請的目的可能是預備自用、自行實施此項受保護的技術,或預備他用,期望藉由技術轉讓、授權以獲取利益。而從智慧財產競爭的觀點,專利申請的目的可能不在實際實施此項技術,而是為了降低競爭對手優勢、限制對手的發展,甚至干擾他人視線,使競爭者難以洞悉我方真正的技術發展方向。

專利申請上應非以零散技術作沒有組織的專利申請,而應有系統地匯集一些實用之專利,以漸進式形成重要相關技術之專利組合(patent portfolio),也就是說申請專利時要有“佈局”的思考,並非在各國申請且取得多項專利權就是良好的「專利佈局」。

現今技術變化迅速,而且專利申請與維護的成本也相當昂貴,因此企業或研究單位應思考專利要如何佈局才能符合成本並獲取最大效益,包括就本身的定位與目標擬定專利申請的策略、選擇合適的佈局模式,進而實際操作專利佈局。本文即對專利申請的策略與專利佈局的模式作基本的資料整理與介紹,並討論實際操作時注意的重點。

1.     專利申請的策略

在專利申請的策略,就企業或單位本身規模與專利申請目的不同,可分為三個層次:

(1)   研究者與發明人的專利策略(patent strategy for researcher and inventor):研究者與發明人常就特定研發成果思考專利申請,此層次的策略重點放在決定是否要申請專利、以及如何讓個別的專利獲准。

(2)   中型規模公司的專利策略(patent strategy for small to medium business):從企業角度專利申請開始有整體產品的思考,此層次的策略,目標重點放在一系列的專利案要如何申請、要合併或是分案申請、以及要如何與大公司競爭或合作。

(3)   大公司的專利策略(patent strategy for large company):大公司的專利策略則提升到智財競爭力的思考,此層次的策略,目標重點放在如何獨佔全球市場、如何抑制競爭對手發展等。

雖然專利申請策略可分為這三個層次,但是其彼此間的分界實際上並不明顯,在實務上亦無明顯之區隔。例如研究者與發明人,通常並不會申請一項專利就滿足,他們也常就其技術領域,申請一系列的專利。而中型規模的公司,在發展一系列的專利案同時,也常有如大公司般在全球進行專利申請的策略,其著眼點在於擴張專利市場的佔有率,獲取與大公司談判的有利空間。而大公司在申請或收購專利權時,也會考慮個別專利案與其專利組合的可專利性與專利權利範圍,以維持各個專利案的成本,就如同個別發明人一樣。

專利申請的策略除了上述三個層次的區別外,又可依專利佈局的地點於國內或國外而有所不同。在國內專利申請首先要考慮該項專利技術的發展所處「技術生命週期」的時間點為何?是處於「技術萌芽期」、「技術成長期」、或「技術成熟期」。若該項專利是一種新興技術,尚處於技術萌芽期,則專利應多申請,尤其在申請專利範圍(claim)方面應儘量放大,以便使專利能先卡位在最有利的位置。若是處於技術成長期,則應儘量尋求核心技術之改良(迴避設計)及調查清楚當前他人的專利技術發展情況,以避免重複研發或誤踩專利地雷。若是已經處於技術成熟期時,除尋求核心技術之改良及調查清楚當前他人的專利技術發展情況之外,應儘快尋求新的替代技術。

在國外專利佈局除考慮前述技術發展所處的各時期階段應注意事項外,因可能申請國家眾多,且申請與維護成本更高,因此需要衡量在該國申請專利之必要性,考慮重點有三:

(1)   本創作品是否已有將產品行銷到該國或已在該國進行生產製造。

(2)   本創作品在該國是否具有潛在的市場,且以後可能會在該國行銷或製造。

(3)   本創作品的專利權是否可能在該國授權或賣斷∕讓與出去。

如果以上三項問題的答案都是否定的話,可能沒有必要在該國申請專利。除衡量國外專利申請必要性之外,採用重點式的申請,尤其選擇在市場較大且工業科技水準較高的國家,如美國、日本、歐盟、與中國大陸等國家做為優先申請的目標,可達到較好的經濟效益。

2.     專利佈局模式

瑞典Chalmers大學工業管理學系Granstran, Ove教授所撰寫的“The Economics and Management of Intellectual Property”一書中,將目前常用專利佈局的方式分為以下6種模型:

(1)   特定的阻絕與迴避設計(ad hoc blocking and inventing around)

如圖1所示,所謂「特定的阻絕」是僅用一個或少數幾個專利來保護某特定用途的發明,申請與維護成本較低,但缺點是競爭對手就很容易透過迴避設計來避開專利的效力,不但迴避設計的方式可能有很多種,且依據現有專利進行迴避設計所需經費與時間成本也遠比獨立研發低。

1. 特定的阻絕與迴避設計模式

(2)   策略型專利(strategic patent)

專利權擁有者想要保有競爭優勢,就應該避免讓競爭對手有迴避設計的機會,否則該專利就容易完全失去價值。如圖2所示,策略型專利是一個具有較大阻絕功效的專利,像是某特定產品領域所必須之技術或是路障型專利等,其特點為阻礙性高,要進行迴避設計必須投入大量研發資源。

2. 策略型專利模式

(3)   地毯式專利佈局(blanketing and flooding)

如果沒有絕佳的策略型專利,亦可以形成類似「專利叢林」或「佈雷區(minefield)」(如圖3)的方式作地毯式專利佈局,例如有系統性地在製程的每一步驟中用專利來形成地雷區,以阻絕競爭者進入,而對於強行侵入技術領域者,也可以透過專利訴訟方式將其逐出該領域。

3. 地毯式專利佈局模式

地毯式專利佈局模式一般可用於不確定性高的新興技術、各種研發方向都能夠產出結果、或是專利的重要性尚未明朗化時期。不過此種佈局模式一定要有足夠的資金以及研發能量加以配合,且沒有系統性的專利佈局容易演變為專利而專利,淪為專利氾濫,卻無法發揮預期的效果。

為節省成本,企業或研究單位單純地從技術的觀點來看,會考量剔除次要的專利來降低申請與維護成本以及維持專利整體品質。但是這些研發人員眼中的小專利或垃圾專利,有時卻可能成為競爭對手之麻煩專利(nuisance patent),能夠阻礙其研發與專利權的取得。同時由於整體專利數量達到一定規模,因此在專利授權談判時能擁有較優勢的談判籌碼。

(4)   專利圍牆(fencing)

專利圍牆是利用系列式的專利來形成競爭對手研發進行的阻礙,例如一化學相關的發明,將其化學子程序、分子設計、幾何形狀、溫度或壓力條件等範圍之變化都申請專利保護,藉以形成像一道圍牆(如圖4),以防止競爭對手有任何的縫隙可以迴避。當許多不同的技術解決方案都可達到類似功能的結果時,就可以考慮專利圍牆的佈局模式。

4. 專利圍牆模式

(5)   包繞式專利佈局(surrounding)

如圖5所示,以多個小專利包繞住競爭對手的重要專利,這些小專利本身的價值性或許不高,但其組合卻可以阻滯競爭對手重要專利有效的商業使用。例如以各種不同的應用來包繞基礎型專利,很可能就使得基礎型專利的價值蕩然無存,當競爭對手有基礎型專利時,就可以透過包繞式專利作為交互授權談判的籌碼。另一方面如果本身有重要的基礎型專利時,應先自行先透過研發形成自己的包繞式專利佈局,避免讓競爭對手產生包繞式專利。

5. 包繞式專利佈局模式

(6)   組合式專利佈局

如圖6,可以各種結構和方式來形成如網路般的組合式專利佈局,藉以強化技術保護的強度或成為談判有利的籌碼。包繞式專利佈局模式就是個可參酌的模式之ㄧ,以一個基礎型專利包繞幾個次要的應用專利,甚至以多個包繞式專利佈局來形成緊密的專利網路,阻絕競爭者研發方向。

6. 組合式專利佈局模式

企業或研究單位在思考要採取前述哪一種專利佈局模式,可以從專利佈局的深度與廣度兩個向度來考慮。就深度而言,某一技術領域從基本專利到相關的配套∕衍生專利共同形成堅實的保護網,則可建立技術壟斷的地位,這通常需要長時間的耕耘才能達成。就廣度而言,於基本技術的可能應用範疇中廣泛地獲得外圍技術的專利保護,則可使保護範圍更形完整,有利於主導整個技術領域和市場的走向,但若預期的應用範疇很廣,想要囊括所有相關技術的投資成本可能就很龐大。

3.     專利申請實際操作考慮重點

在實際作專利申請與專利佈局時,應思考以下幾項重點:

(1)   專利檢索與分析

在專利佈局前,首要工作必須先就該技術領域之專利先前技藝(prior art)進行檢索,以了解相關技術及競爭對手發展情形、專利佈局之相關概況。在確立先前技藝檢索範圍後,可對相關資料做深入之解析,製作包含專利管理地圖、專利技術地圖、及專利範圍地圖等三項資訊圖表,以分析各個國家、公司、發明人,相關技術佔有、競爭之情形,同時利用技術∕功效矩陣表劃分出技術地雷及技術空地,做為後續相關技術領域之研發規畫、技術引進,申請專利,甚至產品規畫等之重要參考資料。

(2)   申請專利類型及其技術內容揭露策略

發明、新型、新式樣專利保護的對象、範圍、時間各有不同,但都應符合相關的法定要件,如果皆不適合,則應思索有無其他類型的智慧財產權可供保護。另外於申請專利時,專利技術內容之揭露與申請策略上有以下四點可供參考:

a.   完整技術或部份技術:有時為避免遭人仿冒,部分核心或關鍵技術不提出申請,或於撰寫說明書時巧妙隱藏之。

b.  單項申請或系列申請:依據技術的重要性與保密性,選擇申請單項技術的專利或是其相關的一系列專利,以於“技術完整公開所帶來的缺點”和“申請周延保護∕佈雷”之間做適當的取捨。

c.   基本技術或配套∕衍生技術:基本技術為該領域的根本核心或開創性技術,離實用階段還很遠,相對上比較冷門,可能參與者較少;配套衍生技術則是前者的改良或實施所必需者,多半更接近實用的階段,可能已有較多人投入。擁有基本技術的專利等於掌握此一發展領域的主導權,相當有利;但若由他人取得配套∕衍生技術的專利,則自己實施時恐受阻礙。若只擁有配套∕衍生技術的專利,雖很可能須得到前者的授權才能實施,但仍有利於日後與前者交叉授權,取得部分主導權。

d.  使用中技術或儲備技術:除了考慮使用中或即將實施的技術值得提出申請以外,基於日後科技發展、產品汰換週期或市場變遷等因素,也應思考目前用不到、屬於次要應用、關聯度較低的技術是否也要申請專利。

(3)   專利申請時機

一般來說,發明創造的技術達到一定成熟度時就應提出專利申請。不過對於不同的產業與科技領域,適當的申請時機所對應的技術成熟度可能會差別很大;有的在研發得到初步成果就要提出申請,有的可能要很成熟完備才比較適合申請。一般而言,通過基本驗證以後,進入應用研究、開發、或商品化之前這段時間提出專利申請,是比較適當的申請時機。

考慮產業或技術的特性,有些專利也可以提前或延遲申請。例如某些產業的技術變遷快速,且各國專利制度多半採先申請主義,因此只要技術已具備基本輪廓,大致符合專利的新穎性、進步性、實用性等三要件,就無須太顧慮技術成熟度,即可提出申請,也可及早獲得專利權。

然而過早申請則專利相對較早到期,同時也可考慮以下情況而延遲申請。

l          目前技術保密措施無虞,而且由他人完成、破解的機會不大,所以不急於申請專利,以免太早公開技術。

l          市場前景不明朗,或消費者恐怕難以接受新的科技或產品,且目前似無他人申請的跡象。

l          所申請保護的技術不成熟或配套技術不完備,仍有許多問題未解決,甚至後續不打算繼續投資研發。

l          技術領域本身發展的侷限,預期能夠獲准保護的範圍較窄。待更進一步研發突破後可申請更大的保護範圍,也增加專利應用獲利的機會。

l          過早保護可能防礙或違反既有的技術交流、授權或銷售代理協定,或許不利於進一步合作開發。或者是說,可能要先排除此類障礙再做申請。

參考資料

Granstrand, Ove, ” The Economics and Management of Intellectual Property”, Edward Elgar, Cheltenham, 1999.

黃秉鈞、葉忠福,創新管理:創意發明與專利保護實務,民94,揚智文化。

王世仁、王世堯,智慧財產權剖析:論生物科技專利策略與實務,民92,全華科技圖書股份有限公司。

專利申請策略與規劃,http://www.taie.com.tw/1373.htm